A distinção entre os institutos da prescrição e da decadência sempre foi matéria encarada pela doutrina e jurisprudência de maneira controvertida e complexa. Isso porque a ato de distinguir passa por uma necessária conceituação prévia, que também gerou, e ainda gera, alguma polêmica.

É certo que os institutos guardam semelhança, pois ambos partem de uma premissa comum: a inércia do titular de um direito. Ambos são efeitos do elemento tempo nas relações jurídicas, que acarretarão perdas.

A razão histórica da celeuma criada no decorrer do século XX tem relação direta com o fato do Código Civil de 1916 ter estabelecido, no caput do artigo 178, o termo "prescreve" quando inúmeras hipóteses ali arroladas cuidavam, em verdade, de prazos decadenciais.

Corroborando com tal assertiva, pode-se mencionar as lições de YUSSEF SAID CAHALI, que, em sua obra a respeito do tema, explica que a doutrina e a jurisprudência têm entendido como prazos de decadência certos prazos especiais que vinham fixados no artigo 178 do Código Civil, dentre eles o prazo para o comprador que pretende abater o preço da coisa recebida com vício redibitório ou rescindir o contrato; o prazo para se anular um contrato por erro, dolo e coação (matérias relativas ao direito das obrigações); bem como as ações para anular o casamento do menor que casa sem a autorização de seus pais ou representantes (direito de família). (1)

Em regra, tende-se a diferenciar a decadência da prescrição quanto aos efeitos dos institutos, pois diz-se que, enquanto a primeira não se interrompe ou suspende, a lei prevê expressamente as formas de suspensão ou interrupção da prescrição.

Entretanto, pondera-se que tentar definir um objeto pelos efeitos que esse produz é perigoso, pois gera verdadeiras distorções. Assim, por exemplo, diz-se que o ato nulo não produz efeitos e não se convalida jamais. Se tentarmos definir ato nulo como sendo aquele que não produz efeitos, jamais poderíamos explicar o casamento putativo que produz efeitos para o cônjuge de boa-fé, ou mesmo o casamento celebrado por autoridade incompetente que, sob a égide do Código Civil de 1916, artigo 208, se convalidava após dois anos da celebração se a nulidade não for alegada.

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (2) também explica que não falta mesmo quem incida em evidente inversão de causalidade, e diga que será prescrição se puder ser interrompida, e decadência em caso contrário. Portanto, a idéia de se buscar a diferença conceitual dos institutos, sob a ótica de seus efeitos, não se revela adequada(3).

ANTONIO LUIZ DA CÂMARA LEAL (4)., em obra clássica e referência absoluta a respeito do tema, ressalvando a existência de pontos de contato entre os institutos, chega às seguintes conclusões:

a) enquanto a prescrição é a extinção da ação, pela inércia continuada de seu titular, durante um certo lapso de tempo fixado pela lei, a decadência é a extinção do direito, pela inércia continuada de seu titular, que deixa de exercitá-lo durante o termo prefixado ao seu exercício. Assim, a primeira das conclusões da obra é que a prescrição fulmina a AÇÃO que protege o direito material, já a decadência extingue o próprio DIREITO.

b) a prescrição supõe a existência de um direito, que não pode ser exercido em razão de um obstáculo decorrente da violação de terceiro, enquanto que a decadência supõe a existência de um direito que existe em potência.

c) a prescrição supõe uma ação, cuja origem é distinta da origem do direito, ou seja, nasce, antes, o direito material; posteriormente, nasce a ação. Já a decadência supõe uma ação cuja origem é simultânea ao nascimento do direito. Portanto, em se tratando de prescrição, o direito material existe ANTES de surgir a ação que o proteja, mas, no caso de decadência, direito e ação surgem ao MESMO TEMPO.

Esclarece o autor, também, que o objetivo da prescrição, ao contrário do que ocorre na decadência, é a extinção das ações e, portanto, a prescrição só é possível se houver uma ação a ser exercitada em decorrência da violação de um direito. É a actio nata dos romanos. Duas condições são necessárias para que a ação se considere nascida: um direito atribuído a seu titular e uma violação a esse direito que a ação pretende remover. É da violação a um direito pré-existente que nasce a ação, sendo o termo inicial do lapso prescricional a data em que tal violação se verificou.

d) na prescrição, o exercício da ação não se confunde com o exercício do direito, porque a ação não representa o meio de que dispõe o titular para exercitar o seu direito, mas um remédio jurídico para afastar o obstáculo criado para exercício do direito. Na decadência, há uma coincidência entre o exercício da ação e o exercício do direito, já que a ação é o meio necessário para que o titular exerça seu direito.

Por fim, arrola CÂMARA LEAL alguns efeitos e conseqüências da distinção que serão analisados oportunamente.

Outra teoria criada para responder à tormentosa questão da distinção e conceito de prescrição e decadência é a de AGNELO AMORIM FILHO (5). Sua obra revela-se verdadeiro marco e prima por enorme acuidade e precisão na definição dos conceitos e suas conseqüências.

Toda a doutrina criada toma por base as lições de GIUSEPPE CHIOVENDA. pela qual AGNELO AMORIM FILHO esclarece a diferença entre a prescrição e a decadência com base na espécie de ação judicial: sendo ela constitutiva positiva (por exemplo, ação renovatória de locação) ou negativa (tal como a anulatória do negócio jurídico por erro), o prazo será decadencial. Já nas ações condenatórias, o prazo será prescricional (ação de cobrança de honorários profissionais). Isso porque as ações condenatórias são meios de proteção daqueles direitos suscetíveis de violação (direito a uma prestação negativa ou positiva de outrém) e as ações constitutivas são meios de exercício daqueles direitos insuscetíveis de violação (direitos potestativos - que são os poderes que a lei confere a determinadas pessoas de influir, com uma declaração de vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso de vontades destas). Um dos exemplos de direito potestativo, segundo NELSON NERY JUNIOR (6), é o de promover a rescisão do contrato por inadimplemento (art. 1.092 do Código Civil de 1916), ou por vícios redibitórios (art. 441 do CC/02).

O autor traz, em sua obra (7), o rol das características das ações constitutivas. Assim, por meio das ações constitutivas não se exige uma prestação do réu, mas apenas se pleiteia a formação, modificação ou extinção de um estado jurídico e as sentenças decorrentes não carecem de execução, pois o conteúdo de tais ações esgota-se com o provimento jurisdicional pleiteado.

Por fim, explica que as ações declaratórias têm por objetivo a obtenção de uma certeza jurídica, não pretendendo o autor obter determinado bem da vida. Exemplo disto se dá na demanda pela qual se pretende a simples alteração de um estado jurídico: ação declaratória de nulidade do negócio jurídico que tenha objeto ilícito, ou mesmo do casamento contraído por irmãos, em infração ao impedimento matrimonial constante do artigo 1521, IV, do novo Código Civil. Se as ações constitutivas não contiverem prazos previstos em lei para seu exercício, não estarão sujeitas nem à prescrição nem à decadência (ação investigatória de parternidade, ação de divisão da coisa comum).

Já o Código Civil de 2002, diferentemente do Código Civil de 1916, separou em artigos distintos os prazos decadenciais e os prescricionais, cuidando da prescrição apenas na Parte Geral. Então, nota-se que a prescrição vem disciplinada, quanto às suas regras, pelos artigos 189 a 204. A prescrição ordinária (comum) é de 10 anos e está no artigo 205. Já os casos especiais de prescrição (exceção à regra geral) vêm previstos no artigo 206. Importante frisar que não há, no Código Civil de 2002, nenhum prazo prescricional além daqueles expressamente previstos no artigo 206. Assim, são prazos prescricionais, por exemplo, os do profissional liberal, para a cobrança de seus honorários (art. 206, § 5º) e os do locador para cobrar o aluguel não pago (art. 206, § 3º, I).

A decadência, por sua vez, tem suas regras gerais previstas na Parte Geral (arts. 207 a 211). O Código Civil de 2002 não contém um rol de hipóteses decadência. As hipóteses estão distribuídas por todo o diploma e acompanham os institutos aos quais se referem. Exemplifica-se: Os prazos decadenciais para se anular o casamento se encontram no artigo 1560, já os prazos para redibição do contrato em razão do vício oculto se encontram no artigo 445. Cada prazo acompanha o instituto ao qual se refere. Conclui-se, que há apenas uma hipótese de decadência prevista na Parte Geral do Código Civil de 2002 (artigo 178) e que todas as demais vêm previstas nos livros da Parte Especial.

O novo Código Civil opta por utilizar-se do termo decadência e não do termo caducidade. Em que pese a sinonímia de ambos, optou-se, de maneira adequada, a unificar a linguagem adotada, para evitar-se futuros debates a respeito dos vocábulos (8).

No campo das obrigações, pode-se exemplificar, como hipótese de decadência, o prazo que o adquirente tem para reclamar pelos vícios redibitórios da coisa (artigo 445), bem como para anular um contrato que padeça do vício do dolo (artigo 178). Quanto ao direito de família, mencionam-se os prazos para anulação de casamento (art. 1560) e, no tocante às sucessões, os prazos para a ação de exclusão de herdeiro da sucessão em razão da indignidade (art. 1815, §4º) ou deserdação (art. 1965, § único).

Voltando à questão da prescrição, o Código Civil de 2002, em seu artigo 189 , dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a PRETENSÃO., que se extingue nos prazos prescricionais previstos nos artigos 205 e 206. Não se fala em extinção da AÇÃO mas sim da pretensão.

Pretensão, como define PABLO STOLZE GAGLIANO (9), em seu "Novo Curso de Direito Civil", é o poder de exigir de outrem, coercitivamente, o cumprimento de um dever jurídico. Em outras palavras, pode-se dizer que pretensão é a possibilidade conferida ao credor de exigir do devedor o cumprimento da prestação. É o que os alemães chamam de Anspruch .

Frise-se que, corretamente, o novo diploma afasta-se da noção de extinção da AÇÃO, tal como era tratada a matéria pelos doutrinadores clássicos (10). Isto porque a idéia de "perda da ação" tinha sua razão de ser na teoria imanentista, segundo a qual a ação nada mais é que o direito subjetivo lesado em movimento.

Superada a teoria imanentista, a noção moderna de direito de ação está ligada ao direito constitucional de se recorrer ao Poder Judiciário em busca de uma sentença para a solução do conflito existente. Claro está que o direito de ação, portanto, não está sujeito à prescrição, pois qualquer pessoa pode, a qualquer tempo, sentindo necessidade de tutela jurisdicional, recorrer ao Estado em busca de Justiça.

Como primeira conclusão , pode-se dizer que a prescrição extingue a pretensão (e não a ação), que surge exatamente quando o direito material subjetivo é violado, porque, nesse momento, pode o sujeito exigir coercitivamente o cumprimento de certo dever jurídico, mas o direito subjetivo continua existindo.

Exatamente por isto, se o devedor, voluntariamente, por um ato consciente, resolver pagar a dívida prescrita, não poderá, posteriormente, repeti-la, já que não pagou mal. Como a prescrição só atingiu a pretensão, mas não o direito de crédito, tal devedor pagou exatamente o que devia e não estando diante de caso de pagamento indevido, não poderá ocorrer repetição do indébito.

É importante ressaltar que a prescrição atinge não só a pretensão, que é o poder de ataque que reveste o direito subjetivo, mas, também, seu poder defensivo. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 189 , pois a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

De maneira clara, o artigo resolve uma ampla discussão que se tratava sob a égide do Código Civil de 1916: entendendo-se que a prescrição extingue a pretensão e, portanto, o direito subjetivo não poderá ser exigido, pode o titular deste direito alegá-lo como matéria defesa?

Exemplifica-se. O credor cuja pretensão prescreveu não poderá exigir do devedor o pagamento da dívida. Entretanto, se o credor for demandado para pagamento de uma outra dívida que tem com o devedor, poderia ele alegar compensação da dívida em cobrança com a dívida prescrita?

A resposta é não. Se prescrita a pretensão, prescrita a defesa, ou exceção. O direito não poderá ser exercido como modalidade de ataque (pretensão), nem como defesa (exceção).

Já no tocante ao conceito de decadência, a perda não se refere à pretensão, nem à defesa do direito material violado, mas, sim, ao próprio direito potestativo, que não foi exercido por determinado período de tempo. Em matéria de decadência, não se fala em pretensão a ser exigida por titular do direito violado, já que o direito em questão pode ser exercido de maneira absoluta pela seu titular e, exatamente por isto, é potestativo.

Explica-se. O credor que não recebe o seu crédito na data avençada, teve seu direito de crédito violado, pois esperava determinada atitude do sujeito passivo (que seria o pagamento), mas tal atitude não ocorreu. Violado o direito de crédito, surge a pretensão (poder de exigir coercitivamente o pagamento) e decorrido certo lapso de tempo, a pretensão se extingue.

Já no caso do marido que pretende anular o casamento em virtude de erro essencial quanto à pessoa de seu cônjuge (no caso do marido ignorar a vida pregressa da esposa que tinha como ofício a prostituição), o direito potestativo de anulação surge no momento em que há o casamento, e o marido pode exercê-lo, independentemente de qualquer atitude da esposa, que se sujeitará a tal exercício.

Como segunda conclusão pode-se afirmar que a decadência extingue o próprio direito potestativo, que é exercido independentemente de qualquer atitude do sujeito passivo, que sofre a chamada sujeição.

No tocante às espécies de tutelas jurisdicionais, pode-se afirmar que o critério científico proposto por AGNELO AMORIM FILHO foi adotado de maneira irrestrita pelo Código Civil de 2002. (11)

Assim, analisar-se o artigo 206 do diploma, verifica-se que todas as pretensões sujeitas à prescrição são decorrentes de tutelas de natureza condenatória, em que não há sujeição ou direito potestativo envolvido.

Também, prescreve em um ano a pretensão dos tabeliães e auxiliares da justiça pela percepção dos emolumentos e honorários (206, §1º, III). Ora, neste caso, pretendem os tabeliães cobrar pelas custas e emolumentos não recebidos, e, para tanto, valer-se-ão de uma ação ordinária de cobrança e a tutela será de natureza condenatória.

Também, na hipótese de uma batida de automóvel (reparação civil), a vítima do dano terá 3 anos para pleitear a indenização correspondente, sob pena de prescrição da pretensão. A ação, que pelas normas do processo seguirá o rito sumário, também tem natureza condenatória, já que a vítima pretende receber do ofensor o valor dos prejuízos, e portanto a pretensão está sujeita à prescrição.

No tocante à decadência e sua previsão na Parte Especial do Código Civil de 2002, também se nota que, na grande maioria dos casos, a tutela envolvida é constitutiva, positiva ou negativa. A ressalva que se faz diz respeito aos problemas dos artigos 618 (empreitada) e 1601 (negatória de paternidade).

Tem-se, portanto, uma terceira conclusão , que é bastante útil aos operadores do direito quando surgirem dúvidas a respeito da natureza de determinado prazo: estão sujeitas à prescrição todas as ações condenatórias e somente elas, cujo rol, no Código Civil de 2002, está no artigo 206. Por outro lado, estão sujeitas à decadência, em razão da decadência do direito a que correspondem, as ações constitutivas positivas e negativas que tenham prazos fixados em lei. Todas as hipóteses de decadência se encontram espalhadas pela Parte Especial do novo Código Civil.

Da conclusão supra, explica AGNELO AMORIM FILHO (12), o seguinte: não há ações condenatórias perpétuas (imprescritíveis) ou sujeitas à decadência. Não há ações constitutivas sujeitas à prescrição e não há ações declaratórias sujeitas à prescrição ou decadência, sendo todas estas imprescritíveis.

Feitas as ponderações iniciais quanto às diferenças dos institutos, pode-se, então, conceituar-se prescrição e decadência.

PRESCRIÇÃO é a extinção da pretensão de um direito subjetivo, pela inércia de seu titular, por determinado lapso de tempo. A prescrição atinge a pretensão e a defesa (exceção) nos prazos fixados pelo Código Civil de 2002.

DECADÊNCIA é a extinção do próprio direito potestativo, não exercido pelo titular por um certo lapso de tempo, o que, indiretamente, significa a extinção da própria ação de natureza constitutiva.

OS REFLEXOS DA MATÉRIA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em termos de propriedade intelectual, temos dois ramos distintos a saber: o direito de autor e a propriedade industrial. Enquanto o direito de autor é disciplinado pela Lei 9610/96, a propriedade industrial é disciplinada 9279/96.

O direito de autor

Com relação do direito de autor, mister se faz esclarecer que a própria Lei 9610/98 cuida de separar os direitos morais dos patrimoniais. Os direitos morais são aqueles que decorrem dos direitos da personalidade, sendo emanações da pessoa e, portanto, merecem a mais completa proteção. Se a pessoa tem direito à honra, intimidade, ao nome, ao sigilo e à integridade física, o autor tem direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, assegurar a integridade de sua obra e opor-se às modificações que possam prejudicá-la, dentre outros.

Os direitos da personalidade, dentre ele os morais de autor, não sofrem o fenômeno da prescrição. A proteção a tais direitos decorre da proteção da pessoa humana que a qualquer momento pode defender tais direitos e, mesmo que não o faça em determinado lapso de tempo, tal inércia não significará a perda da pretensão.

Explica-se. O fato de determinado autor ter o seu livro plagiado por terceiros e não reclamar de tal fato por certo período de tempo não significa que perdeu o direito de fazê-lo, pois a prescrição somente atingirá a pretensão no tocante aos prejuízos materiais, ou seja, o direito de indenização. O direito moral permanece íntegro e poderá ser defendido pelo próprio autor ou seus sucessores ( Lei 9610/96, artigo 24, §1º).

Já no tocante aos direitos patrimoniais, temos disciplina distinta. Se a obra for utilizada sem a devida autorização de seu autor, que pela utilização nada recebeu, a pretensão de ressarcimento estará sujeita à prescrição. O mesmo ocorre se o direito moral é atingido e surge a pretensão de reparação material, como visto.

Em ambos os casos, violado o direito de autor (moral ou patrimonial) surge o dever de reparar, e neste momento, inicia-se a prescrição (juntamente com a pretensão reparatória).

Fato é que o artigo 111 da Lei 9.610/96 que cuidava da matéria da prescrição da pretensão reparatória foi vetado (13). Nota-se que a lei em questão ainda utilizava o termo, já ultrapassado, "Prescrição da Ação", seguindo a teoria imanentista utilizada por Clóvis Beviláqua.

Com o veto surgem-se duas possibilidades de raciocínio: o artigo 131 da lei 5.988/73 continuaria a ser aplicado (prazo de prescrição de 5 anos contados da data em que se deu a violação) ou aplicar-se-ia o Código Civil de 1916 que determinava ser de 5 anos o prazo para a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade, contado da data em que se deu a mesma ofensa ou dano (art. 178, §10º, inciso IX). (14)Claro que a propriedade em questão poderia ser material ou intelectual.

Nota-se que ambas as hipóteses conduzem ao prazo de 5 anos para o pleito indenizatório.

Interessante notar que como a lei 9610/98 expressamente revogou a lei 5.988/73 por força do artigo 115, não se pode aceitar a tese de que o artigo 131 da lei revogada continuaria a vigir, pois lei revogada não mais produz efeitos. No mesmo sentido, como o direito brasileiro não admite repristinação tácita, não se pode conceber que VII (15) do artigo 178, § 10, do Código Civil já revogado por força da Lei 5.988/73, teria voltado a vigorar.

Como conclusão percebe-se que a questão do direito de autor, em termos de prescrição da pretensão de indenização, só poderia ser resolvida a luz do artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916, ou seja, como ofensa ou dano ao direito de propriedade.

Importante esclarecer que a conjunção "ou" contida no citado (16) artigo pode acarretar conclusões equivocadas. No sistema de reparação civil, não há indenização sem que haja dano. Isso porque o valor da indenização se mede pela extensão do dano (Código Civil de 2002, art. 944). Não há como se reparar um prejuízo (dano) se este não existiu. Aliás, exatamente o que difere a responsabilidade civil da penal é a existência do dano. O direito penal pune os crimes de perigo, pune os crimes tentados, mesmo que não haja qualquer resultado decorrente da ação do criminoso. Para o direito civil, sem dano não há que se falar em reparação.

Portanto, a leitura do artigo 178, §10, inciso IX do Código Beviláqua é a seguinte: havendo ofensa ao direito de propriedade, material ou intelectual, e se de tal ofensa resultar um dano, surge o dever de indenizar. O prazo é de cinco anos contados da data em que o dano se verificou.

Com a revogação do Código Civil do 1916 pelo novo Código Civil, que não reproduziu a regra especial em questão, surge um novo ponto a ser perquirido: a pretensão para reparação civil decorrente do direito de autor seguirá o prazo geral de três anos do artigo 206, §3, inciso V do novo diploma?

Em nossa opinião a resposta é NÃO, mas necessária são algumas ponderações e a análise da lei da Propriedade Industrial.

A propriedade industrial

A propriedade das marcas, patentes, desenhos industriais, ou seja, da propriedade industrial, é especificamente tratada pela lei 9279/96, inclusive no tocante à prescrição e à decadência.

Num primeiro momento, salienta-se que a matéria de nulidade dos registros de marcas, patentes e desenhos industriais revela, com clareza, a adoção dos princípios da teoria das ações do Professor Agnelo Amorim Filho.

O registro de patentes e de desenhos industriais, que afrontam a lei da propriedade industriais, são considerados nulos, e por isto, a declaração de nulidade não está sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. Pela dicção do artigo 56 do referido diploma, o interessado em declarar a nulidade da patente, pode, a qualquer tempo, propor a ação perante à Justiça Federal. Em idêntico sentido, o artigo 118 prevê tal possibilidade para a declaração de nulidade do registro do desenho industrial. A lei considerada tais nulidades absolutas e, portanto, não se convalidam jamais. Nos exatos termos da teoria das ações, as ações declaratórias não estão sujeitas à prescrição ou decadência. Exatamente por isto os efeitos da sentença são ex tunc , ou seja, retroativos (art. 47 da 9.279/96).

Já com relação à marca, a lei determina que a ação para anular seu registro prescreve em cinco anos, contados da data de sua concessão (art. 174). Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é de decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo Código Civil).

Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de convalidá-la.

Entende-se, porém, que mesmo em se tratando de nulidade relativa, que se convalida com o tempo, não estaria, o prejudicado pelo registro anulável da marca, impedido de pleitear a simples suspensão dos efeitos, sem atacar sua validade, restringindo o pedido ao plano da eficácia. Nesse sentido, atendendo aos ditames da função social do direito, o juiz poderia conceder a suspensão de efeitos sem adentrar no mérito da validade ou não daquele registro realizado contra a lei de propriedade industrial.

Com relação ao nome comercial (denominado, segundo a teoria da empresa, de nome empresarial), a questão da nulidade se revela interessante. Isto porque o Código Civil determina, em seu artigo 1167, que "cabe ao prejudicado a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato."

Em absoluta concordância com JOÃO MARCOS SILVEIRA (17), deve-se ressaltar que, em termos de redação, o artigo demonstra imprecisão. O nome não se inscreve na Junta Comercial, mas sim é arquivado ou registrado os atos da sociedade (tanto os constitutivos quanto as posteriores alterações sociais).

Ademais a possibilidade de se imaginar que tal ação (certamente constitutiva negativa) não se sujeita a prazos decadenciais, como era de se esperar, abre espaço para uma enorme insegurança jurídica, em matéria de direitos disponíveis, cuja proteção legal poderia ter sido menos ampla.

Essa perpetuidade não se coaduna, via de regra, com o direitos disponíveis, mormente se tratando do simples nome da sociedade empresarial. Contudo, frisamos que, se a ação anulatória não está sujeita à decadência, as demandas de cunho condenatório estão e, portanto, qualquer obrigação de fazer ou não fazer decorrentes do nome empresarial prescreverão nos prazos dos artigos 205 e 206 do novo Código Civil.

Apenas para finalizar, deve-se notar que a questão afeta apenas as sociedades empresárias constituídas sob a égide do CC de 2002. Por se tratar de requisito de validade do negócio jurídico (e se não se tratasse do plano da validade o artigo 1167 não utilizaria o verbo "anular"), segue-se a regra do artigo 2035 das Disposições Transitórias. Assim, o elemento de validade se subordina à legislação anterior e segue a regra da decadência. Já as novas sociedades não estão sujeitas à decadência da ação anulatória.

Mas a lei 9.279/96 também disciplina a questão da prescrição para a pretensão indenizatória em seu artigo 225: "prescreve em 5 anos a ação para a reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial."

Isso significa que qualquer indenização ou reparação que se pleiteie por violação ao direito de propriedade industrial deverá ocorrer no prazo de 5 anos. A ação é de cunho condenatório e, realmente, a pretensão está sujeita à prescrição, aplicando-se as regras previstas nos artigos 189 a 204 do Código de 2002.

O problema que se verifica é saber quando exatamente se iniciaria tal prazo. Pelo texto de lei, violado o direito (qual seja a propriedade industrial), imediatamente nasce a pretensão e contra ela corre a prescrição. Fato é que a violação pode ser continuada, e neste caso, deve-se indagar se a pretensão inicia-se no início da violação ou quando a violação cessa. Deve-se considerar o momento da cessação da violação. Isto porque, buscando-se regra analógica, em se tratando de usucapião (a chamada prescrição aquisitiva), afirma-se que os prazos se iniciam quando cessada a violência ou a clandestinidade. Então, somente após finda a violação, analogicamente, iniciar-se-ia a pretensão indenizatória e com ela a prescrição.

Conclusão

Para finalizar as ponderações em questão, cabe, então, concluir-se se o prazo para a reparação do direito de autor seria o da novo Código Civil de 3 anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, ou de 5 anos, nos termos do artigo 225 da Lei 9.279/96.

A idéia de aplicação analógica do artigo 225 parece mais acertada. Isso porque se a propriedade industrial e o direito de autor são espécies do gênero propriedade intelectual, não haveria qualquer óbice à aplicação da analogia como forma de suprir a lacuna legal.

E mais. Os prazos em questão se iniciariam a partir do momento em que cessou a violação e não de seu início (18).

De qualquer forma, como o Código de 2002 ainda não passou pela necessária e construtiva atividade jurisprudencial, necessário será que se aguarde o fator tempo para a verificação dos acertos e desacertos de nossas proposições.

Yussef Said CAHALI, Aspectos processuais da prescrição e da decadência . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 28.

Instituições de Direito Civil" . 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

Se realmente o Código Civil italiano prevê, em seu artigo 2.964, a impossibilidade de suspensão e interrupção da decadência, não podemos dizer que tal disposição se aplica de maneira irrestrita ao direito brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 26, prazo realmente de natureza decadencial, mas prevê efeitos especiais e não comuns às demais hipóteses de decadência: a possibilidade do prazo ser obstado, conforme será demonstrado quando da análise específica do diploma em questão.

Antônio Luiz da CÂMARA LEAL, Da prescrição e da decadência . 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

Agnelo AMORIM FILHO, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis , Revista dos Tribunais, n. 300, out. 1960, p. 16.

Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria Andrade NERY, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor . 4 ed., rev. amp. São Paulo,: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1819.

Agnelo AMORIM FILHO, idem , p.17.

Como exemplo da unificação terminológica, pode-se indicar a emenda nº 42 dos Senadores Milton Cabral e Marcelo Miranda que, no tocante ao artigo 446 do novo Código Civil sugeriu a alteração do termo "caducidade" para o termo "decadência" sob a justificativa de melhorar a linguagem do texto e uniformizar a linguagem jurídica utilizada pelo diploma. O parecer foi pela aprovação da mudança, o que acabou ocorrendo.

Novo Curso de Direito Civil, vol. 1, Editora Saraiva, 2002, p.478.

A idéia de que a prescrição significa a perda da ação é defendida por Clóvis Beviláqua e por grande parte dos civilistas brasileiros que o sucederam.

Nelson Nery Junior afirma categoricamente ao comentar os critérios de distinção entre a prescrição e a decadência que o Código de Defesa do Consumidor inspirou-se, confessadamente, no critério de Agnelo Amorim Filho. Explica, também, que o Projeto de Código Civil 634-B/75 também adotou o alvitre do professor paraibano, no tocante à distinção entre prescrição e decadência.

p. 37.

Importante frisar que o dispositivo vetado determinava que o prazo prescricional se iniciaria com a ciência pelo interessado da violação do direito autoral e não com a violação em si.

A aplicação da lei geral, referente à propriedade, ou seja, o artigo 178, § 10º, inciso IX, esbarra no problema de que o Código Civil de 1916 continha expressamente disciplina a respeito da prescrição em matéria de direito de autor: "a ação civil por ofensa a direitos de autor, contado do prazo da contrafação" prescreve em 5 anos (art. 178, VII). Então, na disciplina do Código Beviláqua a matéria de "direito de autor" era tratada de forma especial pelo inciso VII do artigo 178 e não de forma genérica (propriedade intelectual) do inciso IX do mesmo artigo. Com a edição da lei 5.988/73 que especificamente disciplinou a questão da prescrição em matéria de direito de autor, o inciso VII do artigo 178, § 10, do Código Civil, foi superado, cabendo à lei especial a disciplina da matéria.

Prescreve em 5 anos a ação civil por ofensa a direitos de autor, contado do prazo da contrafação (art. 178, VII, CC/16).

"Ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade, contado da data em que se deu a mesma ofensa ou dano".

Revista da ABPI, 61, nov/dez de 2002, p.39

Em julgado datado de 1967 do Supremo Tribunal Federal, in RTJ, p. 687, ao se analisar o artigo 178, §9º IX, do Código Civil de 1916 já se admitia que não há prescrição em ocorrendo violação continuada. Se a causa é continuada e permanente, não há que se dizer que houve prescrição da pretensão.

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